——ZIPPO商標侵權及不正當競爭案評析

案情：之寶制造公司(Zippo Manufacturing Company，下稱“之寶公司”)始創於1932年，是世界著名的打火機制造商，其擁有的“ZIPPO”品牌已經成為美國文化的標誌。其產品不僅是美國軍方指定的采購產品，而且在美國好萊塢影片中大量使用，具有極高的知名度及影響力。1999年，美國時代雜誌把ZIPPO打火機評為最典型的美國標誌。

在中國，之寶公司註冊了ZIPPO系列商標，其中包括：（1）第347274號“ZIPPO”商標，核定使用商品為打火機、打火石，有效期自1989年4月30日至2019年4月29日；（2）第3091639號“圖1”商標，核定使用商品為打火機（吸煙用），有效期自2003年3月14日至2013年3月13日；（3）第1582003號“ZipLight”商標，核定使用商品為裝在打火機盒內的手電筒等。中國商標局2000年將“ZIPPO”列入《全國重點商標保護名錄》，2005年中國工商部門查處的侵犯“ZIPPO”商標權的案件被列入全國保護知識產權十大案件。在此案審理之際，浙江省高級人民法院在之寶公司訴慈溪市附海唐鋒塑料廠和孫孟林商標侵權案中以（2012）浙知終字第100號《民事判抉書》，北京市第壹中級人民法院在之寶公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會的四個商標行政訴訟案中，分別以（2012）壹中知行初字第349號、350號、2494號和（2011）壹中知行初字第2524號《行政判抉書》，相繼認定之寶公司註冊和使用在打火機等商品上的“ZIPPO”商標為馳名商標。

2006年9月13日，浙江溫州人鄭趙炳註冊了www.zippolight.com.cn、www.zippolight.cn、www.zippolight.net、www.zippolight.net.cn等域名，溫州人林顯華為www.zippolight.com.cn域名對應網站“ZIPPO之光”的網站負責人，該網站首頁的顯著位置標註有“ZIPPO之光”字樣，網站內容包括介紹之寶公司歷史、ZIPPO打火機和銷售各類標有“ZIPPO”標識的打火機產品等。www.zippolight.cn、www.zippolight.net、www.zippolight.net.cn域名在註冊後沒有進行實際使用。

之寶公司發現後，通過公證方式進行取證，然後於2012年6月以鄭趙炳、林顯華的行為構成商標侵權和不正當競爭為由，向浙江省溫州市中級人民法院提起訴訟（下稱“溫州中院”）。

溫州中院經過審理，於2013年3月19日作出（2012）浙溫知初字第145號《民事判決書》。該判決認定：（1）“zippolight”域名與“ZIPPO”、 “圖壹”、“ZipLight”註冊商標構成近似，足以造成相關公眾的誤認；（2）鄭趙炳、林顯華註冊www.zippolight.com.cn域名及通過該域名進行電子商務活動具有明顯的主觀惡意，構成商標侵權；（3）鄭趙炳註冊www.zippolight.cn、www.zippolight.net、www.zippolight.net.cn等域名的行為構成對之寶公司的不正當競爭。故判決如下：壹、被告鄭趙炳、林顯華於本判決生效之日起立即停止侵犯原告之寶公司“ZIPPO”、 “圖壹”、“ZipLight”註冊商標專用權的行為（其中包括立即停止使用www.zippolight.com.cn域名）；二、被告鄭趙炳於本判決生效之日起三十日內註銷www.zippolight.com.cn、www.zippolight.cn、www.zippolight.net、www.zippolight.net.cn域名；三、被告鄭趙炳、林顯華賠償原告經濟損失。案件訴訟費由被告鄭趙炳、林顯華負擔。

溫州中院2013年3月將判決送達後，各方當事人均未上訴，此判決已經生效。

評析：這是壹例在後註冊或使用的域名與他人在先註冊商標權利沖突的案件。本案認定“zippolight”域名與“ZIPPO”、 “圖壹”、“ZipLight”註冊商標構成近似，判決www.zippolight.com.cn域名的註冊人和使用人承擔共同侵權責任，本身都有可圈可點之處，但本案最有價值的亮點當屬將域名註冊後是否有使用行為作為區分域名糾紛案件構成商標侵權或不正當競爭的依據，本文僅對此予以評析。

中國人認識和使用域名始於上世紀90年代下半期，中國關於域名的最早規定當屬1997年5月30日中國互聯網絡信息中心制定的《中國互聯網絡域名註冊暫行管理辦法》，直到1999年底，我國的網絡用戶才有890萬。所以，我國1982年《商標法》和1993年第壹次修正的《商標法》並未規定與域名有關的事項。當《中國互聯網絡域名註冊暫行管理辦法》第十壹條“三級以下（含三級）域名命名的限制原則”之（五）規定“不得使用他人已在中國註冊過的企業名稱或者商標名稱”時，如何運用《商標法》解決註冊商標與域名的權利沖突仍然不無疑問。1998年5月國家工商行政管理局下發的《關於將馳名商標作為域名註冊的通知》，也只是動員企業及時辦理域名註冊，尚無對被搶註商標的其他救濟辦法。北京市海澱區人民法院審理的我國首例“搶註類”域名糾紛案即廣東科龍（容聲）集團有限公司訴吳永安搶註“kelon.com.cn”域名案，法院認定被告註冊“kelon”域名並要求原告給付補償費的行為，屬於我國《民法通則》規定的以合法形式掩蓋非法目的的無效民事行為。

2000年8月15日北京市高級人民法院以京高法發（2000）276號文印發《關於審理因域名註冊、使用而引起的知識產權民事糾紛案件的若幹指導意見》，其中第三條“域名糾紛案件的案由”項下內容為：“對於域名糾紛案件，應根據雙方當事人爭議的法律關系的性質確定案由。原告以域名侵犯其商標權為由起訴的，應確定為侵犯商標權糾紛；以不正當競爭行為起訴的，應依據不正當競爭行為的性質確定案由。”貌似將域名糾紛案件區分為侵犯商標權和不正當競爭二種，但其第四條“將他人馳名商標惡意註冊、盜用為域名的行為的法律適用”項下內容為：“出於惡意將他人馳名商標註冊、盜用為域名的行為違反誠實信用原則，違背公認的商業道德，屬不正當競爭行為，應適用民法通則、反不正當競爭法調整。”第六條“法律責任的承擔”項下內容為：“因域名註冊構成不正當競爭的，人民法院可判令域名持有人、使用人停止使用、申請撤銷或變更域名，因實施不正當競爭行為給權利人造成損害的，還應判令其賠償損失。”由此可知，即使將馳名商標註冊、盜用為域名的行為，還是定性為不正當競爭行為，並以不正當競爭確定法律責任的承擔，並未適用《商標法》來定性和處理。

2001年最高人民法院制定了《最高人民法院關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若幹問題的解釋》（下稱《網絡域名解釋》），其中第四條規定：“人民法院審理域名糾紛案件，對符合以下各項條件的，應當認定被告註冊、使用域名等行為構成侵權或者不正當競爭：（壹）原告請求保護的民事權益合法有效；（二）被告域名或其主要部分構成對原告馳名商標的復制、模仿、翻譯或音譯；或者與原告的註冊商標、域名等相同或近似，足以造成相關公眾的誤認；（三）被告對該域名或其主要部分不享有權益，也無註冊、使用該域名的正當理由；（四）被告對該域名的註冊、使用具有惡意。”第五條第壹款規定：“被告的行為被證明具有下列情形之壹的，人民法院應當認定其具有惡意：（壹）為商業目的將他人馳名商標註冊為域名的；（二）為商業目的註冊、使用與原告的註冊商標、域名等相同或近似的域名，故意造成與原告提供的產品、服務或者原告網站的混淆，誤導網絡用戶訪問其網站或其他在線站點的”。第七條第壹款規定：“人民法院在審理域名糾紛案件中，對符合本解釋第四條規定的情形，依照有關法律規定構成侵權的，應當適用相應的法律規定；構成不正當競爭的，可以適用民法通則第四條、反不正當競爭法第二條第壹款的規定。”這裏雖然明確了“依照有關法律規定構成侵權的，應當適用相應的法律規定”，但因沒有正式的官方解釋將當時《商標法》第三十八條第（4）項作為處理域名糾紛的法律依據，所以壹般的域名糾紛案件可能更多地還是按不正當競爭糾紛處理。

2001年《商標法》第二次修正後，最高人民法院於2002年10月12日通過和公布了《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若幹問題的解釋》（下稱《商標解釋》），其中第壹條規定：“下列行為屬於商標法第五十二條第（五）項規定的給他人註冊商標專用權造成其他損害的行為……（三）將與他人註冊商標相同或者相近似的文字註冊為域名，並且通過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的。”根據此《商標解釋》，部分域名糾紛案件可定性為商標侵權。但是，何種情形定性為商標侵權，何種情形定性為不正當競爭，相關的司法解釋或者最高法院相關負責人的講話，並沒有給出明確指引。《最高人民法院副院長曹建明2007年1月18日在全國法院知識產權審判工作座談會上的講話》談到：“法院只有在審理涉及註冊的馳名商標跨類保護、請求停止侵害未註冊馳名商標以及有關域名與馳名商標沖突的商標侵權和不正當競爭民事糾紛等案件中，才可以認定馳名商標。”2009年4月22日通過、23日公布的《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若幹問題的解釋》第三條第壹款規定：“在下列民事糾紛案件中，人民法院對於所涉商標是否馳名不予審查：（壹）被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為的成立不以商標馳名為事實根據的”，第二款規定：“原告以被告註冊、使用的域名與其註冊商標相同或者近似，並通過該域名進行相關商品交易的電子商務，足以造成相關公眾誤認為由，提起的侵權訴訟，按照前款第（壹）項的規定處理。”這些講話或解釋，或者將“商標侵權和不正當競爭”界定為並列關系，或者將“侵犯商標權或者不正當競爭”界定為選擇關系，至於究竟是同時適用還是選擇適用，如何選擇，並不明確。

本案中被告共註冊了四個域名但其只使用了第壹個域名即www.zippolight.com.cn，後三個域名均未使用。對於已經使用的域名，本案判決認為：“鄭趙炳、林顯華作為‘www.ippolight.com.cn’域名的註冊人和相應網站的負責人，以商業為目的使用該域名，通過該網站從事銷售各類標有‘ZIPPO’標識打火機的經營行為，其交易的商品與‘ZIPPO’、‘ 圖壹’兩商標的核定使用商品相同，與‘ZipLight’商標核定使用的商品相類似，本院認為鄭趙炳、林顯華侵犯了之寶制造公司‘ZIPPO’、‘ 圖壹’、‘ZipLight’註冊商標的專用權……鑒於鄭趙炳、林顯華註冊、使用‘www.zippolight.com.cn’域名的行為已被納入商標法的調整範疇，對於這種已在商標法中給予窮盡性保護的競爭行為，本院不再從不正當競爭的角度對上述行為是否侵犯之寶制造公司字號進行評述。”對於尚未使用的三個域名，本案判決認為，“鑒於鄭趙炳註冊的上述三域名未實際使用，不構成對之寶制造公司相關註冊商標的侵犯，本院認定鄭趙炳註冊上述三域名的行為構成對之寶制造公司的不正當競爭。”這樣，本案判決就以域名在註冊後是否使用作為標準，將已經使用的域名定性為商標侵權，將尚未使用的域名定性為不正當競爭。

這種區分法符合商標法與反不正當競爭法之間的關系。雖然，《反不正當競爭法》第五條第（壹）項、第（二）項將“假冒他人的註冊商標”和“擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品”（知名商標特有名稱、包裝、裝潢實質是未註冊商標）的行為規定為不正當競爭行為，但商標法畢竟是保護商標的專門法，反不正當競爭法是補充法，對於同壹事項，既能適用專門法保護，又能適用補充法保護時，當然應優先適用專門法。確實，因為《商標解釋》已界定“將與他人註冊商標相同或者相近似的文字註冊為域名，並且通過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的”行為屬於商標法第五十二條第（五）項規定的“給他人註冊商標專用權造成其他損害的”行為，根據《網絡域名解釋》第七條第壹款之規定，“依照有關法律規定構成侵權的，應當適用相應的法律規定”。本案如此處理，可以說是對《網絡域名解釋》第七條第壹款和《商標解釋》第壹條第（三）項相互關系的準確定位和恰當適用，也為將來類似案件的處理提供了明確的指引。